（一）非臆造词之抗辩效力

　　非臆造词和通用名称都可以作为第三方的抗辩理由。但从美国的商标俗称司法实践来看，其抗辩的效力要视具体情况而定，这非常具有借鉴意义。在大众系列判例中，“Bug”“Beetle”这两个单词是美国语言中原本就有的词汇，意为甲虫。因此被告将公知领域已有的词汇作为自己的商标使用似乎无可厚非。但是法官非常注重俗称对应者在非臆造词中塑造的第二含义。正是由于俗称对应者的努力，导致公众将其原本商标的第二含义扩展至该涉诉的非臆造词上。因此，保护该臆造词即保护俗称对应者的努力和消费者的认知。因此，在商标俗称司法实践中非臆造词的抗辩效力大小仍需要法官具体情况具体分析。

　　（二）禁止反言规则的适用

　　在“索爱案”中，索爱公司发言人称：“……我们不是索爱，我们是索尼爱立信…….我请求大家称我们为索尼爱立信或SonyEricsson。”（12）这段发言表明，索爱公司拒绝“索爱”这一俗称，并以积极的行为表明了立场。在二审判决中，法院并没有对索爱公司主动拒绝“索爱”这一俗称行为做出评价。而美国在司法实践中对此进行了考量，参见上文所述KelloggCo.v.ExxonCorp.案。这也是我国司法实践值得借鉴之处。

　　但是，如果某些公众赋予的商标俗称具有消极甚至讽刺的意味时，禁止反言规则的适用应有一定的限制。因为如果接受俗称，将可能导致对商标权人既有商标的丑化、贬值，例如“Hog”一词具有“猪”的意思，而使商标权人犹豫再三。我国在司法实践中，应充分考虑俗称的词性问题，不能仅因商标权人不接受而将此作为被告抗辩的理由，并将商标权人置于两难的境地。

　　（三）探析法理之保护消费者原则

　　在唯一的支持俗称对应者之外的第三方的案件——Hog案中，法院虽判决第三方可以继续使用其商标俗称，但存在两个前提：不得使用俗称对应者商标的其他元素以及不得引起消费者的混淆。“索爱案”的二审法院仅是简单地进行了判决，不妨在基于保护消费者原则的基础上令其在使用“索爱”商标时附加一些具有区别商品来源的标识，以免引起消费者的混淆。我国司法实践在判决此类案件时，应通过法理探析，寻求案件背后的实质公平，也即通过衡量案件背后的保护消费者原则和在先使用或注册原则两者之间的利益，做出适当的权衡、调整，以达到利益之平衡。当法官判决第三方获得商标俗称的权利时，应注意判决不要过于单一，如果可能会造成消费者的混淆时，可以仿效Hog案中法官的做法，判决其在获得权利的基础上附加一些限制性条件：如规范使用商标以避免引起消费者的混淆；附加其他识别性标识以区分来源等。

　　（四）公众对商标俗称使用行为之认定

　　在美国的商标俗称系列判例中，一直贯穿着法官对于公众对商标俗称使用是否等同于商标俗称对应者的使用的思辨。在支持商标俗称对应者的判例中，法官都没有仅仅基于公众使用规则，而是等同地考量了对公众的使用和俗称对应者自身的类似使用。但是不可否认的是，公众使用规则在此类判例中具有重要地位。这对我国的相关司法实践也具有一定借鉴意义，即不能完全依赖于公众使用规则，也不能完全忽略。

　　由于我国商标法采用的是注册在先原则，因此商标权人均通过商标法第三十一条的规定以寻求法律救济，该条规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”。在认定商标权人是否“在先使用”问题上法院和商评委的结论不相同。唯一的一个终审法院认定商标权人存在在先使用的是“陸虎案”。法院基于路华公司的关联企业——宝马公司在采访中以“陸虎”指代“LandRover”，就认定路华公司的在先使用行为。这一点在美国的行政和司法实践也得到了体现。TTAB明确：“在广告、贸易名称的显著性部分、企业名称的首部等处使用了商标俗称，可以视为存在类似使用而认定其在先使用行为。”（13）在大众甲壳虫小型轿车的相关判例中，法院也将大众的经销商、母公司等关联企业的使用视为商标权人的在先使用。在“陸虎案”中，其关联企业宝马公司属于指示性的使用，因此可以认定为商标使用行为。在“索爱”案中，一审法院仅基于公众使用作为索爱公司的在先使用，被二审法院予以驳回。较之美国，其司法实践也仅有St.LouisRams一案是基于公众使用而支持商标权人的。因此，能否将公众使用视为商标权人的在先使用仍需要执法者谨慎对待。

　　值得注意的是，我国商标法关于使用的规定不同于美国。相对于《商标法实施条例》在《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》中对商标使用作了更具体的规定：“没有实际使用注册商标，仅有转让或许可行为的不宜认定为商标使用。”同时立法还强调了如果没有发挥商标区分商品来源的功能，不属于商标使用行为。《北京市高级人民法院关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》规定：“仅实施转让注册商标的行为，没有发挥商标的区分商品来源的功能，不属于商标使用行为。”美国司法判例中认定的类似使用，在我国可以视为对商标俗称进行商标法意义上的使用，因此可以通过商标法第三十一条获得保护。

　　注释：

　　（1）CocaColaCo.v.KokeCo.ofAm.，235F.408，409（D.Ariz.1916），rev’d，KokeCo.ofAm.v.CocaCola，255F.894（9thCir.1919）.KokeCo.ofAm.v.CocaColaCo.，255F.894，896（9thCir.1919），rev’d，CocaColav.KokeCo.ofAm.，254U.S.143（1920）.

　　（2）1F.R.D.67（D.Cal.1939）.

　　（3）37F.Supp.216（D.Mich.1941）.

　　（4）44F.Supp.405（D.Pa.1942）.

　　（5）188F.3d427（7thCir.1999）.at434.

　　（6）VolkswagenwerkAktiengesellschaftv.Rickard，175U.S.P.Q.563，564（N.D.Tex.1972），aff’d，492F.2d474（5thCir.1974）.

　　（7）VolkswagenwerkAktiengesellschaftv.TheBugHospital，Inc.，208U.S.P.Q.887（D.Mass.1979）.

　　（8）489F.Supp.678（D.S.C.1980）.

　　（9）HarleyDavidsonInc.v.Seghieri，29U.S.P.Q.2d1956（N.D.Cal.1993），at813.

　　（10）KelloggCo.v.ExxonCorp.，209F.3d562，574（6thCir.2000）.

　　（11）937F.2d1572（Fed.Cir.1991）.at1577-78.

　　（12）参见北京市高级人民法院（2008）高行终字第717号行政判决书。

　　（13）207U.S.P.Q.356（T.T.A.B.1980）.at363.

　　参考文献：

　　[1]董慧娟.澳大利亚Barefoot案对商标“使用”含义的突破及引发的思考[J].知识产权，2011，（5）：79-83.

　　[2]黄汇，谢申文.驳商标被动使用保护论[J].知识产权，2012，（7）：85-94.

　　[3]高荣林.商标权产生的第三种方式——社会公众的使用[J].中华商标，2012，（6）：33-37.

　　[4]倪朱亮.商标使用：“消费者保护”价值取向下的解读[J].中华商标，2012，（8）：33-39.

　　[5]邓宏光.为商标被动使用行为正名[J].知识产权，2011，（7）：11-18.

　　[6]董笃笃.论商标法中的“公众使用规则”——以吉利“陸虎”商标争议案为例[J].知识产权，2013，（1）：44.